Infracción de marcas: el Tribunal Supremo aplica el 1% de la cifra de negocios tras declarar el uso ilícito de «FUT DRAFT»

La Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), ha dictado una sentencia de especial interés en materia de infracción de marcas, al resolver el conflicto surgido por el uso del signo “FUT DRAFT” en una funcionalidad integrada en un videojuego.

El Alto Tribunal confirma la existencia de infracción marcaria, rechaza la indemnización basada en regalía hipotética utilizando un contrato de patrocinio como referencia y reconoce la procedencia de la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios prevista en el art. 43.5 de la Ley de Marcas.

Hechos probados | Infracción de marcas por el uso del signo «FUT DRAFT»

El titular de varias marcas denominativas vinculadas a “FUTBOL DRAFT” interpuso demanda por infracción de marcas, ejercitando acciones declarativa, de cesación, remoción e indemnización de daños y perjuicios.

La demandada, empresa del sector del videojuego, utilizaba el distintivo “FUT DRAFT” para identificar una modalidad específica dentro de uno de sus productos digitales.

La controversia jurídica giró en torno a si dicho uso constituía una infracción de marcas y, en su caso, cuál debía ser el alcance del resarcimiento económico derivado de esa vulneración.

Itinerario procesal | La infracción de marcas en las distintas instancias

Primera instancia (Juzgado de lo Mercantil de Madrid)

El juzgado desestimó íntegramente la demanda por infracción de marcas. Asimismo, estimó la reconvención formulada por la demandada y declaró la nulidad por mala fe de una de las marcas más recientes del actor, ordenando su cancelación para determinadas clases.

Apelación (Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª)

La Audiencia Provincial de Madrid revocó parcialmente la sentencia.

Declaró que el uso del signo “FUT DRAFT” constituía infracción de marcas, acordó el cese y la retirada del tráfico económico de los productos identificados con el signo infractor y desestimó la reconvención.

Sin embargo, rechazó fijar indemnización al considerar que no se habían aportado bases probatorias suficientes para cuantificar el daño, ni siquiera para su determinación posterior mediante operaciones aritméticas.

Recursos ante el Tribunal Supremo

La parte actora interpuso recurso por infracción procesal y recurso de casación.

El debate se centró en la indemnización derivada de la infracción de marcas, articulando dos posibles criterios:

• La regalía hipotética (art. 43.2.b LM).
• Subsidiariamente, la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios del infractor (art. 43.5 LM), en relación con el art. 219 LEC.

Infracción de marcas y regalía hipotética | El contrato de patrocinio no es una licencia

El recurrente pretendía que la indemnización por infracción de marcas se fijara tomando como referencia un contrato de patrocinio suscrito años antes entre las mismas partes.

El Tribunal Supremo distingue claramente entre:

• Licencia de marca, donde el precio retribuye el uso o explotación del signo ajeno.
• Patrocinio, donde el precio remunera el aprovechamiento publicitario de la notoriedad o actividad del patrocinado para promocionar al patrocinador.

Aunque el contrato incluía una cláusula de autorización de uso de marcas, esta se limitaba a la promoción del propio contrato y excluía expresamente que pudiera considerarse una licencia de derechos de propiedad industrial.

Rechazo de la regalía hipotética

El Supremo concluye que el contrato de patrocinio no constituye un parámetro adecuado para determinar el precio que habría tenido una licencia en un supuesto de infracción de marcas.

El importe pactado respondía al valor publicitario del patrocinador y no al valor de explotación de la marca “FUTBOL DRAFT”.

Resultado: se desestima la indemnización por regalía hipotética.

Infracción de marcas e indemnización mínima del 1%

La cuestión nuclear de la sentencia radica en la aplicación del art. 43.5 LM.

La Sala razona que la Audiencia Provincial declaró la existencia de infracción de marcas y no negó la posibilidad de perjuicio. La negativa a indemnizar se apoyó únicamente en la falta de prueba suficiente para concretar la cifra de negocios atribuible a la funcionalidad infractora.

Sin embargo, el art. 43.5 LM tiene como finalidad evitar que la infracción de marcas quede sin compensación cuando existan dificultades probatorias en la cuantificación del daño.

Condena genérica y liquidación posterior

El Tribunal Supremo admite que la sentencia pueda contener una condena genérica al pago del 1% de la cifra de negocios, aunque no se haya determinado una cuantía exacta en el procedimiento principal.

La liquidación concreta podrá realizarse en un proceso ulterior, conforme a una interpretación flexible de los arts. 209 y 219 LEC.

Resultado: se reconoce el derecho del titular a percibir el 1% de la cifra de negocios derivada de la infracción de marcas.

Fallo del Tribunal Supremo | Refuerzo de la tutela frente a la infracción de marcas

La Tribunal Supremo:

• Mantiene la declaración de infracción de marcas.
• Confirma las medidas de cese y retirada del signo infractor.
• Rechaza la indemnización basada en regalía hipotética utilizando como referencia un contrato de patrocinio.
• Estima la aplicación del art. 43.5 LM y reconoce la indemnización mínima del 1%.
• Condena a la demandada al pago de las costas de primera instancia.

Conclusión | El 1% como mecanismo eficaz frente a la infracción de marcas

La sentencia consolida una interpretación garantista del régimen indemnizatorio en casos de infracción de marcas. Declarada la vulneración del derecho exclusivo, el titular no puede quedar sin resarcimiento por la mera dificultad probatoria en la determinación exacta del volumen de negocio del infractor.

El 1% de la cifra de negocios actúa así como un mínimo legal que asegura una compensación efectiva y refuerza el carácter disuasorio del sistema de protección marcaria.